Gabriele Eramo Puoti

L’ACCORDO DI COESISTENZA: STRUMENTO ORIGINALE O MERO DUPLICATO DI DIVERSI ISTITUTI? UN BREVE EXCURSUS TRA PRASSI COMMERCIALE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI NEGLI ORDINAMENTI ITALIANO, TEDESCO E CANADESE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’accordo di coesistenza. – 3. Le figure contrattuali simili. – 3.1. L’accordo di coesistenza ed i consent agreements. – 3.2. L’accordo di coesistenza ed i contratti di licenza. – 3.3. L’accordo di coesistenza e gli accordi di previa esistenza dei diritti. – 3.3.1. I prior rights agreements. – 3.3.2. Il Vorrechtsvereinbarung. – 3.4. L’accordo di coesistenza e gli accordi di delimitazione d’attività. – 3.4.1. L’Abgrenzungsvereinbarung. – 4. Coesistenza e confusione: le diverse soluzioni offerte dalla Giurisprudenza. – 4.1. Il caso “Valentino”: quali sono gli elementi necessari affinché si possa parlare di accordo di coesistenza? – 4.2. Il confine della liceità dell’accordo di coesistenza: la delimitazione territoriale. – 4.2.1. Il caso BAT contro Commissione. – 4.3. Il rischio di confusione tra marchi nella prospettiva canadese. – 4.3.1. Interpretare la confusione: il caso “Possum Lodges”. – 4.3.2. Non ogni similarità genera confusione: il caso “Barbie”. – 4.3.2.1. Funzione e “meta funzione” del marchio: il ragionamento della Suprema Corte Canadese. – 4.4. Il rischio di confusione e la questione della territorialità. – 5. Conclusioni.

Abstract

L’accordo di coesistenza: strumento originale o mero duplicato di diversi istituti? Un breve excursus tra prassi commerciale e orientamenti giurisprudenziali negli ordinamenti italiano, tedesco e canadese
In questo articolo l’autore analizza in una prospettiva comparatistica l’istituto dell’accordo di coesistenza, al fine di stabilire se esso possa essere considerato un efficace nonché originale strumento giuridico per la prevenzione o la risoluzione di liti aventi ad oggetto marchi commerciali dotati di similarità non lievi. Dopo una brevissima introduzione di carattere storico sulla disciplina della protezione della proprietà intellettuale, si cercherà di elaborare una nozione giuridica dell’istituto dell’accordo di coesistenza, il quale, pur molto presente nella pratica commerciale, risulta ancora privo di approfondimento in dottrina. In seguito, si confronterà l’istituto dell’accordo di coesistenza con altri strumenti giuridici ad esso simili, anch’essi fortemente adoperati nella pratica commerciale, con particolare riferimento al consent agreement, al prior rights agreement, al Vorrechtsvereinbarung ed all’Abrgrenzungsvereinbarung, ricercandone punti di convergenza e differenze. Infine, si esamineranno alcune tra le pronunce delle principali Corti nazionali ed internazionali che l’autore ritiene più idonee a rappresentare l’orientamento giurisprudenziale in tema di coesistenza e confusione tra marchi commerciali identici o simili. Nelle conclusioni, si sosterrà che l’accordo di coesistenza, pur presentando profili di similarità con gli altri istituti in esame, può essere considerato un istituto originale.

Co-existence agreement: original tool or mere duplicate of different legal institutes? A short excursus among commercial practice and Italian, German, and Canadian case law.
In this article the author analyzes in a comparative perspective the co-existence agreement, in order to establish if it could be considered as an original and reliable instrument for preventing, avoiding, or settling disputes among similar trademarks’ owners. After a brief introduction about the history of the intellectual property laws, the author will provide a legal classification of co-existence agreement, considering that co-existence agreement, although it is strongly used in commercial praxis, has not been fully studied yet. Then, the author will compare co-existence agreement with other similar legal institutes as consent agreements, prior rights agreement, Vorrechtsvereinbarung, and Abgrenzungsvereinbarung, looking for common aspects and differences. Moreover, the author will examine some important decisions of National and International Courts, in order to show how those Courts handle co-existence and confusion among identical or similar trademarks. In conclusion, the author will establish that co-existence agreement is an original, legal institute that shares similar aspects with other legal institutes but pursues different goals.